“發(fā)明所要解決的技術(shù)問題”是《專利法實施細則》第十七條規(guī)定的說明書中需記載的發(fā)明內(nèi)容，其與《專利法》二十六條關(guān)系緊密，但卻往往得不到應(yīng)有的重視。在本系列文章中，筆者將通過對兩個有關(guān)專利確權(quán)程序的行政案件和一個復(fù)審案件的研究，探討撰寫申請文件中“發(fā)明解決的技術(shù)問題”部分時應(yīng)該注意的問題。
本系列文章共分三篇，將分別論述：
“發(fā)明所要解決的技術(shù)問題”是確權(quán)案件中判斷“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)”的必要因素
案例：最高人民法院（2014）行提字第8號
中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、北京嘉林藥業(yè)股份有限公司發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案本案中，最高人民法院針對“發(fā)明解決的技術(shù)問題”有如下論述：“專利法第二十六條第三款規(guī)定：‘說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。’根據(jù)該條規(guī)定，‘作出清楚、完整的說明’和‘能夠?qū)崿F(xiàn)’的對象是發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，因此?yīng)該首先明確發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪鞘裁?，然后看說明書是否對該發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒隽饲宄?、完整的說明，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說明書的內(nèi)容是否能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦?/span>......本專利說明書應(yīng)對上述權(quán)利要求所限定的發(fā)明內(nèi)容進行清楚、完整的說明，以本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容能夠?qū)崿F(xiàn)為準。
而‘能夠?qū)崿F(xiàn)’，參照審查指南的規(guī)定，是指本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書公開的內(nèi)容，能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。
也就是說，必須是能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)方案，解決技術(shù)問題，產(chǎn)生預(yù)期效果三者同時滿足，才符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。
可見，在判斷是否符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定時，需要考慮發(fā)明解決的技術(shù)問題，如果說明書給出了技術(shù)手段，但本領(lǐng)域技術(shù)人員采用該手段不能解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題，同樣不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。”
通過上述判決書可知，司法機關(guān)認為“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)”應(yīng)包括兩個層次的要求：其一，說明書給出了技術(shù)手段，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以實現(xiàn)；其二，本領(lǐng)域技術(shù)人員采用該手段能夠解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。
因此，在撰寫專利申請文件時，撰寫人應(yīng)充分考慮“發(fā)明解決的技術(shù)問題”與說明書中具體實施方式邏輯上的對應(yīng)性。申請文件撰寫人應(yīng)當對以下問題做出準確判斷：本領(lǐng)域技術(shù)人員采用具體實施方式中的具體技術(shù)手段是否能夠解決發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。如果判斷結(jié)果為不能，則撰寫人應(yīng)對具體實施方式部分或者發(fā)明解決的技術(shù)問題部分進行修改，直到可以滿足前述的兩個要求為止。
